外观设计专利侵权判定中的常见法律问题www.0769lvshi.com转载

作者：管理员发表时间：2010-6-14 10:37:56 阅读：次

外观设计专利侵权判定中的常见法律问题

来源：北京市集佳律师事务所梁勇律师时间：2007-1-30

◆案情摘要
原告：三菱铅笔株式会社
被告：上海真彩文具有限公司（代理人：北京市集佳律师事务所律师）
被告：上海乐美文具有限公司（代理人：北京市集佳律师事务所律师）
被告：北京理想文仪商贸中心

      2006年3月，原告三菱铅笔株式会社以被告生产销售的“真彩绮丽圆珠笔2862”侵犯其名称为“涂改笔”的第03309270.2号外观设计专利为由，将上海真彩文具有限公司（以下简称“真彩公司”）、上海乐美文具有限公司（以下简称“乐美公司”）、北京理想文仪商贸中心（以下简称“理想文仪中心”）等三被告一并诉至北京市第二中级人民法院，要求被告停止侵权并赔偿经济损失150万元。
      被告真彩公司及乐美公司共同答辩称：原告所指上述圆珠笔与原告享有外观设计专利权的涂改笔产品用途不同，不属于相同或类似产品，在外观设计分类表上也不属于同一类别产品，因此不存在侵权的前提条件。另外，被控侵权的圆珠笔是真彩公司自行设计的，与原告的专利产品的外观有本质区别，既不相同也不近似。故请求法院驳回原告的诉讼请求。

◆法院审理
      法院审理查明，原告涉案“涂改笔”专利已经于2004年3月31日获得授权，分类号为19-02，该类别为：办公设备。被控侵权产品为圆珠笔，分类号为19-06，该类别为：用于写字、绘图、绘画、雕塑、雕刻和其他工艺技术的材料和器械。
      一审法院将本案原、被告双方争议的焦点总结为两个：首先，被控侵权产品与原告的专利产品是否属于相同或相类似产品。其次，被控侵权产品与原告的专利产品的外观是否构成相同或相近似。法院审理后认为：本案原告享有外观设计专利权的产品是“涂改笔”，在国际外观设计分类表中为第19－02类，而被控侵权产品是“圆珠笔”，在国际外观设计分类表中为第19－06类。两者用途不同，而且分类不同。从商品的实际销售情况看，虽然原告的涂改笔以笔的形式出现，但在商品销售过程中，用于消除字迹的涂改笔和用于书写字迹的圆珠笔是不可能作为相同或类似产品不加以区分就销售的。故原告的专利产品“涂改笔”与被控侵权产品“圆珠笔”是不相同也不类似的产品。同时，法院也认为被控侵权产品的外观设计本身也与原告所主张的外观设计存在较明显的差异，因此两者不构成近似设计。综上，一审法院判决驳回原告的全部诉讼请求。

◆案件评析

      一、工业品外观设计产品分类概述：
      根据《专利法实施细则》的定义，专利法所称的外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。由此定义可知，外观设计必然是以某种产品作为载体的，否则脱离了产品载体的任何外观设计本身并不能成为专利法所保护的对象。我国现行《专利法》第二十七条也明确规定：申请外观设计专利的，应当提交请求书以及该外观设计的图片或照片等文件，并且应当写明使用该外观设计的产品及其所属类别。根据现行专利审查指南的要求，外观设计专利的申请人不明确产品所属类别的，可以写明该外观设计的技术领域或使用场所，对于申请人新开发的产品难以确定具体类别的，应当在简要说明中写明其使用方法、用途或者功能，以便审查员依职权主动对其进行分类。
      通过上述规定可以看出，外观设计在申请时必须按照作为其载体的产品进行相应分类。也就是说，一件外观设计应当是与某一个特定类别产品相结合的设计而不是针对所有产品的设计。正如同我国申请人在进行商标申请中必须选定商品或服务的类别一样，一件商标申请只能指定某一个类别中的产品或服务，而并不是指一件商标注册成功就同时获得其在所有商品上的注册商标专用权。外观设计也一样，如果申请人需要在不同类别（这里是指分类表中的每一个小类）的所有商品上都进行相应的保护，则必须针对不同的类别分别提交多件申请。
      我国目前采用的外观设计分类标准是根据《建立工业品外观设计国际分类洛迦诺协定》而诞生的《国际外观设计分类表》，现在已经是第七版。

      二、外观设计专利保护范围与产品分类的关系：
      《专利法》第五十六条第二款对于外观设计专利的保护范围进行了规定：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。通过这一原则性的规定可以看出，在进行外观设计专利的侵权判定时，不能脱离作为该外观设计专利所依附的产品这一载体。因此，作为其载体的产品类别将直接决定该外观设计专利权所能延伸到的产品保护范围。实践中，对于如何给产品进行准确分类，往往有着较大的争议。如前一阵子闹得沸沸扬扬的宝马公司所申请的“汽车”外观专利与“玩具汽车”外观专利的争议纠纷就是关于外观设计专利产品分类的一个典型案例。
      笔者认为，外观设计专利权在某种意义上和注册商标专用权有着相通之处，外观设计专利权人广义上的专利权也可以分为专有使用权和禁用权两个方面。专有使用权就体现在该外观设计所具体指定的某一特定类别的产品上，如上面所提到的汽车，一旦该外观设计专利获得授权，那么未经专利权人许可就只有专利权人本身能够在汽车这一类特定商品上实施该外观设计，否则将侵犯其专用权。而外观设计专利权人的禁用权表现在除了上述专用权的范围以外，还体现在他人未经专利权人的许可不得在汽车这一类特定商品上实施与该外观设计专利相近似的外观设计，也不得在与汽车类似的商品上实施与其外观设计专利相同或相类似的外观设计。例如外观设计专利权人已经获得了汽车上的外观专利，他人就不得在卡车、救护车、电车等类似产品上实施该外观设计。通过上述分析可知，外观设计专利权人的禁用权范围要远远超出其专有使用权的范围，这与专利权主要体现为一种排他性禁止权的立法宗旨是完全一致的。
      基于上述分析不难看出，在进行外观设计专利侵权比对时，首先应当该考虑被控侵权产品是否与已经获得授权的外观专利产品属于相同或类似产品。如果两者既不相同也不类似，则不存在侵权比对的前提，就没有必要再进行下一步关于侵权设计与专利设计是否构成相同或近似设计的比较。这也是本案一审法院为什么将被控侵权产品与原告的专利产品是否属于相同或相似产品作为审理本案的第一个焦点的原因所在。

      三、外观设计专利产品分类的依据：
      关于外观设计专利分类，专利法及专利法实施细则均没有予以明确到底应该采用什么分类标准，仅仅在专利审查指南中稍有提及：专利局按已公布的国际外观设计分类表对外观设计专利申请进行分类，给出合适的分类号。分类应当以记载在图片或照片中的产品为依据并参考记载在请求书中的“使用该外观设计的产品名称”及“所属类别、技术领域或使用场所”作出。由此可知，在我国的外观设计专利行政授权过程中，凡是属于《国际外观设计分类表》中列明产品的，则必须依据《国际外观设计分类表》进行分类，只有对于该分类表中没有的列入的产品或者申请人新开发设计的产品在不能明确其分类的情况下，才按照其具体用途、功能进行相关类别的划分。
      然而在我国的司法实践中，行政确权程序中所采用的《国际外观设计分类表》仅仅被当作法院在确定外观设计产品分类的参考，而不是作为定案的唯一依据。北京市高级人民法院出台的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第63条明确指出，审查外观设计专利产品与侵权产品是否属于同类产品，应当参照外观设计分类表，并考虑商品销售的客观实际情况，对是否属于同类产品作出认定。最高人民法院在《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》的会议讨论稿第二十二条中也规定：本规定第二十一条所称相同产品，是指被控侵权产品与外观设计专利产品在用途和功能上完全相同。本规定第二十一条所称相似产品，是指被控侵权产品和外观设计专利产品的用途相同但具体功能有所不同。人民法院认定产品用途，可以参考产品的名称、外观设计专利授权时指定使用该外观设计的产品类别（即按照国务院专利行政部门公布的外观设计产品分类表指定的同一小类），并考虑产品销售和实际使用的情况。由此可知，侵权产品与外观设计专利产品的用途是否相同是司法实践中确定两者是否同类的根本依据。
当然，法院明确的提法虽然是仅仅将行政确权用的分类表作为参考，但是在实践中为了尽可能协调行政确权与司法审判中分类标准以及保护范围的一致性，法院采取的做法往往是，在当事人不能提出相反证据来推翻《国际外观设计分类表》分类标准的情况下，通常还是会按照行政确权时所采用的该分类表标准来进行产品类似性的判断。笔者认为，这里所说的当事人能够提供的相反证据主要是指：销售和使用这两种产品时是否足以引起消费者的混淆，或者在客观现实生活中确实发生过消费者对于两种产品的混淆误认等等。
      就本案而言，原告已获得授权的涉案专利设计的载体是涂改笔，属于《国际外观设计分类表》19-02的办公设备类，根据《国际外观设计分类表》19-02的具体商品名称可以看出，“涂改笔”本身并不是一个规范的商品名称，根据其功能可以推定它实际上在国际上通用的学名叫做“涂改液分配器”，只不过为了使用者的方便而将涂改液分配器设计成笔具的形状，因此在国内就将其俗称为涂改笔，但是它的用途还是通过“涂改”两个字来限定的。而且在实际的销售中，原告将其涂改笔产品命名为“修正液”，也印证了上述推定。因此，原告涉案外观专利的保护范围应该仅仅局限于涂改液分配器及19大类02小类中的其它类似产品。但是，涉案被控侵权产品为圆珠笔，按照同样的《国际外观设计分类表》，应该属于第19大类中的06小类，它的用途是“书写”，与“涂改”恰恰相反。因此，两者明显不属于相同或类似产品。
      虽然原告在诉讼中进一步主张，因为涂改笔和圆珠笔在实际的使用当中有着十分密切的关系，因此也应该认定两者为类似产品。然而笔者认为，外观设计侵权比对中所认定的相似产品是一个严格的法律概念，而不是实际生活中或者消费者通常感觉中两种商品是否相似的概念。当然，笔者并不否认圆珠笔与涂改笔这两种产品因为分别具有书写与涂改的功能而在实际使用中确实存在较为密切的关联，但是仅仅根据两种产品之间是否存在密切联系并不能作为认定产品是否类似的依据。例如：作为书写常用载体的纸张与作为书写工具的圆珠笔之间显然存在密切的联系，它们是否因此而被认定构成相似产品呢？显然并非如此。因此，我们不能仅仅根据两种不同产品之间是否有联系或者联系的密切程度来进行分类，进行这种分类的唯一标准就只能是该产品的具体用途和功能。外观设计专利侵权比对中的相同产品是指用途相同、功能也相同的产品；如：不同型号、不同种类的各种圆珠笔，他们都属于相同产品；而外观设计专利侵权比对中的相似产品是指用途相同但功能有所不同的产品，如圆珠笔与钢笔或签字笔就属于相似产品。离开了这个根本的分类标准，外观设计产品分类就没有任何实际意义。
      原告在审理中还主张，因为圆珠笔与涂改笔都带有“笔”字，因此都属于笔类产品，从这个角度来说，两者也构成相似产品。笔者认为，“笔”相对于涂改笔和圆珠笔而言是一个比较上位的概念，不能认定凡是带有“笔”字的产品都属于相似产品。也就是说，判定产品是否相同或相似绝对不能仅仅从外观设计专利的载体本身的名称甚至概括出来的上位概念来进行，否则，按照原告在庭审中的逻辑，不管是涂改笔还是圆珠笔，也不管是录音笔还是电子手写输入笔甚至测电笔，它们通通都是笔具，因此都属于相似产品。这显然是不能成立的。因此，在判定外观设计产品是否类似时，必须严格按照其具体用途、功能来进行分类，而不能利用任何上位概念的概括来随意扩大外观设计专利的保护范围。当然，外观设计专利产品的名称在很大程度上能够反映出该产品的功能或者用途，因此在确定其产品分类时使用该外观设计专利产品的名称还是具有参考意义的。
      最后，笔者认为：判定两种产品是否构成相同或相似还可以从市场竞争的角度来考虑。如果侵权产品的生产销售会直接对外观专利产品构成竞争，并因此而影响到外观专利产品的市场容量，这就说明两者的功能或用途应该是相同或相近的，就应当判定孰与同类产品。反之，如果侵权产品的生产销售行为对外观专利产品的市场没有任何影响，则不宜两者构成相似商品。例如：因为圆珠笔与钢笔都是书写工具，圆珠笔的销售必然会一定程度上影响钢笔的市场销售，所以两者应当认定为属于类似产品；同样，涂改液分配器的销售必然会影响到涂改笔的市场销售，因为两者都用于覆盖涂改；石英钟的销售会影响到机械钟的市场销售，因为两者都是计时工具。就本案被控侵权产品圆珠笔而言，圆珠笔仅能用于书写而不具有涂改的用途，因此只要消费者有涂改的需要，不管其购买了多大数量的圆珠笔，必然还会购买涂改笔。所以，圆珠笔与涂改笔也不能被认定为属于类似产品。

      四、外观设计专利的近似性判断：
      本案的另一个焦点是，被控侵权产品与原告的专利产品的外观是否构成相同或相近似。事实上，关于如何进行侵权产品与外观设计专利产品的近似性判断，长期以来也存在众多的争议。通常大家引用得最多的判断标准就是“隔离观察、要部比对、整体观察、综合判定”，然而在实践中真正要做到隔离观察事实上几乎是不可能的，因此国家知识产权局在新的专利审查指南中已经不再提隔离观察的要求了，笔者对此完全表示赞同。
      关于如何确定外观设计中的要部也是仁者见仁智者见智。北京市高级人民法院出台的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中认为要部就是专利权人独创的富于美感的主要设计部分；现行专利审查指南则将要部定义为“相对于其它部位明显地容易引起一般消费者注意” 的部位；当然，实践中也有一部分人甚至将外观专利设计要点与要部的概念混为一谈。笔者认为，如果一定要将要部作为判断一般消费者是否会对侵权产品与外观专利产品发生混淆误认的依据，那么定义产品的要部就应该站在一般消费者的角度来考虑，因此，外观设计专利产品的要部应该是该专利产品的外观设计当中具有独创性的、最容易被一般消费者所记忆并显著区别于其它同类产品的部位。也就是说，一般消费者仅仅根据这一产品要部就可以将该产品与其他同类产品区分开来，不至于发生混淆误认。因此，如果两种产品的外观设计中具有相同或近似的要部，显然一般消费者就容易产生混淆误认。在这种情况下，就应该弱化整体观察、综合判定的因素。
       然而，由于事实上我国对于外观设计专利的授权并没有提出任何关于创造性方面的要求，因此笔者认为，并非所有已经获得授权的外观设计专利都具有满足笔者上述定义的要部，因为现实中确实有很多外观设计专利都仅仅是对于公知设计的局部改变、简单取舍、拼凑或组合。对于这种创造性不高或者不存在创造性地的外观设计专利，到底应该如何判断侵权产品是否与其构成近似呢？笔者认为，此时就应该严格的从整体观察、综合判定等方面来确定两者是否近似，而且同时必须将公知设计内容排除在其保护范围之外。这与专利法鼓励发明创造、促进科学技术的进步和创新这一立法目的是完全一致的，专利权人所申请专利的创造性越高，其对社会的贡献就越大，法律对其该专利的保护力度也就应该越强。换个角度来说，这就类似于在商标侵权案件中如何判定两商标是否构成近似出于同样的道理，在商标侵权的近似性判定时，要充分考虑商标权人注册商标的显著性与知名度，其显著性越高、知名度越大，法律的保护力度就相应越强，也就越容易认定涉嫌侵权商标与其构成近似。同样，对于外观设计专利来说，笔者认为对于创造性程度越高的外观设计的保护力度也应该越强，反之则应该越弱，也就是说，对于具有创造性设计的外观设计专利，在比对侵权产品是否与其构成近似时重点应该考察两者的要部是否相同或近似，同时兼顾整体观察、综合判定的因素。但是对于创造性低或者没有创造性的外观设计专利来说，就不应该承认其所谓的要部，更不能仅仅根据其所谓的要部比对来判定两者是否近似。
      本案中，从双方的举证都能够证明：原告涉案专利设计本身的创造性程度是非常低的，它实际上就是对于普通形状的涂改笔或者圆珠笔进行了局部的细微改动，稍微明显一些的变化体现在其专利产品的笔夹部分。因此，原告在庭审中主张该专利笔夹为其产品要部，并以涉嫌侵权产品的笔夹与其构成近似为由进而主张涉案侵权产品与专利产品整体构成近似。而实际情况是，涉嫌侵权产品的外观设计本身不管是在笔夹部分还是其他部分，都存在与原告涉案专利产品的众多区别，完全可以称得上是一项新的设计。虽然两种设计在客观上确实存在相似之处，但这也是由于两者都采用了大量公知设计的缘故，而这些公知设计显然是应该排除在原告专利保护范围之外的。也许正是基于上述各种考虑，一审法院最终认定，两者整体上存在比较明显的差异，即使在笔夹部分两者也分别产生了不同的视觉效果，因此涉嫌侵权产品与原告涉案专利产品的外观设计不构成近似。
      总之，在外观设计专利侵权判定中，还涉及到很多的法律问题，笔者在此仅就本案涉及到的两个常见问题提出自己的看法以抛砖引玉，让大家共同探讨。

来源：东莞律师

在线免费咨询QQ